# IB2049701 商標法案例解析 Trademark Law Case Analysis
Reference: 陳昭華、王敏銓（民110）。商標法之理論與實務（四版）。臺灣：元照出版。
Instructor: 陳昭華 Jau-Hwa Chen
###### tags: `TaiwanTech`, `IB`
## 智慧財產權
#### 1883 巴黎公約
- 專利（一般、新型、設計）
- 商標（商號、產地標示）
- 公平交易

#### 1967 WIPO公約
- 著作權（文學藝術科學創作、演藝圖像廣播演出）
- 專利（發明、發現）
- 專利（工業設計）
- 商標
- 公平交易

#### 1994 WTO/TRIPS
- 著作權
- 商標
- 地理標示
- 工業設計
- 專利
- 積體電路布局
- 營業秘密
- 授權相關反競爭行為防制

#### 微笑曲線
- 左端的加值：專利、營業秘密
- 右端的加值：商標、著作權

### （著名）商標的價值
- Amazon(6838億鎂)、Apple(6120億鎂)、Google(4580億鎂)..
- 品牌強度+授權金比率+商標收入

### 商標檢索
- 智慧局商標檢索系統
- 商品及服務名稱分類查詢

### 商標類型
- 證明標章／產地證明標章（國際法的地理標示）
- 團體商標／產地團體商標

### 商標表現
味道的爭議：如何保存、如何描述

經濟（費用低）、保護時間長（可無限延長）、權力大（可阻止市場被分食）

商標的識別性
---
- 不具識別性
- 僅有描述
- 通用標章或名稱
- 其他不具識別性
- 單一字母
- 型號
- 單純數字
- 簡單線條或幾何圖形
- 裝飾圖案
- 姓氏
- 公司名網域名
- 習見宗教與文化用語
- 第一三款若已在交易使用則不適用
- 暗示性 vs 描述性
- 隱含譬喻 不等於 描述
- 公益或權利衝突
- 立體商標
- 需具識別性
- **不能具功能性**
- 特定商品設計或特徵為不可或缺
- 實用功能性：使用上必然
- 美感功能性（競爭必要性）：設計上可達到競爭優勢（爭議大
- 功能性特徵僅能以發明專利加以保護，避免後門專利 back-door patents

| 美感功能性 | 裝飾 |
| -------- | -------- |
| 使用該設計特徵係為達到一定功能上的目的 | 純粹只用以裝飾美化，而沒有其他的作用 |
| 應以該商標係發揮商品或服務功能所必要（商 30 II）核駁其註冊 | 以該商標僅由其他不具識別性之標識所構成（商 29 ③ ），予以核駁 |
| 基於公益考量，並不因經申請人使用且在交易上已成為其識別標識，而得主張有後天識別性之適用，且縱使其註冊已超過 5 年，若確實為發揮商品或服務之功能所必要者，仍有被撤銷註冊之可能 | 可以經使用取得後天識別性，准予註冊（商 29 Ⅱ） |

- 一標識一旦具備功能性， 即使其先天上就有識別力，仍不予註冊

### 功能性判斷
1. 該商品之使用或目的所必須
- 無其他替代形狀
2. 某種技術效果所必要
- 即便有其他的替代形狀可達到相同的技術效果，亦無法克服該形狀具有功能性的不得註冊事由
- 該形狀是否已取得發明或新型專利權（**不包含設計專利**）
3. 製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好

#### 歐洲不得註冊事項
- 本身之特性所決定
- 達到某種技術效果所必要
- 賦予商品重大價值

#### 美國實用功能性判斷
1. 發明專利
2. 廣告強調設計實用功能
3. 具有替代設計
4. 相對簡單便宜製造方法

### 禁止註冊商標
- 公序良俗
- 混淆誤認

#### 混淆誤認法規
- 30 條
- 十款（先申請原則）：有致相關消費者混淆誤認之虞者
- 十一款：著名商標
- 68 條
- 有致相關消費者混淆誤認之虞
- 70 條（擬制侵害商標權）

#### 審查有無混淆誤認
- 具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意
- 應以商標圖樣整體為觀察
- 事實上實務經常分割圖樣做判決
- 異時異地、隔離觀察
- 整體的外觀、觀念或讀音
- 商品服務分類
- 非絕對受商品服務分類之限制
- 人用與動物用算是類似商品
- 書籍、雜誌、動漫或其周邊商品」與「理容用剪刀；剃刀」等特殊刀具認定為「實質上類似」，其理由在於「隨著書籍、雜誌、動漫角色之真人化活動(COSPLAY)，各式人物常常持特殊刀具出現，且各式商品之多元化經營，使據以異議商標亦會使用於特殊刀類之商品上，此有標示據以異議商標之動漫商業活動…可按」
- 系爭商標之註冊申請是否善意
- 實務經常把後申請商標判斷為惡意

著名商標
---
- 巴黎公約：各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊，或禁止其使用
- TRIPs：
- 巴黎公約準用於服務
- 與註冊商標所指定之商品或服務不類似之商品或服務，但以該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標權人間之聯想
- 商標法：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者
- 較高著名程度：一般消費者
- 較低著名程度：相關消費者
- 世界著名未落地註冊商標要以**公平交易法**進行訴訟
- 判斷據爭商標是否著名以系爭商標申請註冊時為準
- 定義：有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知
- 以國內消費者為準
- 國內廣泛使用或知名度已達我國
- 認定依據
- 識別性
- 消費者認知
- 使用
- 宣傳
- 申請與取得商標註冊
- 成功執行權利紀錄（經訴訟後法院認定著名）
- 價值
- 混淆誤認：消費者權益
- 相關消費者
- 商標淡化：商標本身
- 一般消費者
- 識別性：單一聯想與獨特性
- 信譽：品質或信譽
- （跨領域保護）則對於知名度要求高
- 既淡化又減損：不存在

---
---

不得註冊事由
---
- 搶註（第30條第1項第12款）
- 相似
- 有契約地緣業務等關係而知悉先使用商標
- 其他關係：
- 間接知悉：
- 依其客觀證據而得佐證明申請人係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護（最高行政法院99年判1012）
- 同業競爭：
- 在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉（最高行政法院98判321、智慧財產法院99行商訴30）
- 法院解釋上相當寬，很容易落入12款
- 意圖仿襲
- **從此款可看出我國商標法雖採註冊主義，但具使用主義色彩**
- 誠信原則的實踐
- **屬地主義的例外**
- 先使用之商標：
- 不論是否為著名商標
- 不分國內外
- _不問註冊與否 **（一定未註冊，否則不須使用本款）**_
- **相對先使用** 而非 絕對先使用
- 是否為先使用人所創用、是否有他人比先使用商標人更早使用，均無影響
- 他人肖像或姓名（第30條第1項第13款）
- 保護人格權
- 常見利用姓名、肖像等人格特徵於商業活動，而具財產權之性質...該人格特徵使用之權利尚非不得由其繼承人繼承（最高法院104臺上1407）
- 「他人之肖像」不以著名為限
- 姓名、藝名、筆名、字號者，限於「完全相同」且達到「著名」
- 運動員之別名，性質上屬「藝名」
- 「藝名」係指藝人本名以外的假名、別名，而「藝人」則係指以表演技藝為職業的人...現今各國職業運動已成為一具有高度商業性質之職業...職業運動之運動員，以現今狀況，堪稱係參加具有表演技藝性質之運動賽事為職業，應屬以表演運動技藝為職業之「藝人」（智慧財產法院 108 行商訴78）
- 名人商業利用權不能阻止對公眾人物的批評（聯邦巡迴上訴法院見解，Trump Too Small案）
- 言論自由大於商業利用權
- **商標權（財產權） vs 言論自由（自由權）？**
---
- Right of Publicity 「商業利用權」、「商品化權」、「個人公開權」、「公開權」或「形象權」
- 個人（尤其是名人）得用以控制其姓名、肖像、聲音、簽名或足以識別其身分（identity）之其他特徵之商業運用之權利
- 財產權
- 對照：*竊用他人姓名*
- 著重於精神（psyche）之侵害
- 人格權
- 保護之對象：
- 公眾知名人物之姓名、名稱、聲音、相貌或其他足資區別之特徵
- 他不知名之自然人亦享有此權利
- 公司、組織等不享有之
- 侵害：
- 未經同意而使用
- look-alike
- sound-alike
- 我國實務見解
- 肖像權作商業使用之公開權，除具**人格權外，亦含有財產權**性質...前述公開權係權利人就其可控制肖像作為**商業利益**使用，因有肖像權之**人格法益**因素在內，如加以侵害，亦認屬侵害該肖像權人之人格利益，而符合*民法第195條第1項前段所稱之「其他人格法益」範圍*（智慧財產法院101民著訴19）？？？
---

商標使用
---
### 商標使用
- 為行銷目的
- 與「交易過程(in the course of trade)」的概念類似，但不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為
- 用於商品或容器/持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品
- 用於與提供服務有關之物品
- 用於商品或服務有關之文書或廣告
- 利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物
- 是相關消費者得識別
- 因表彰商品或服務之目的
### 維權使用
- 廢止：無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年（商標法§63I(2)）
- 非虛偽使用：應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣（商標法§67III準用§57III）
- 構成要件
- 主觀上以行銷為目的
- 客觀上積極使用商標足使消費者認識
- 真實使用
- 一般商業交易習慣
- 同一性
- 黑白對彩色具同一性、彩色對黑白無同一性
- 德國見解：
- 在廣告中，若商品與商標有具體關聯性，則算是一種維權使用
- 具體關聯性即是要在廣告中使商標與商品產生觀念上的關聯性
- 贊助廣告
- 非維權使用
- 廣告贈品
- 贈品要符合銷售物品、銷售數量要符合比例
- 美國見解
- 不構成維權
---
商標權效力（商標法§35）
1. 同一商品或服務，使用相同商標
2. 類似商品或服務，使用相同商標
3. 同一或類似之商品或服務，使用近似商標
---
### 侵權使用
- 民事：未得商標權人同意進行35條之使用（商標法§68）
- 刑事：未得商標權人或團體商標權人同意進行35條之使用（商標法§95）
- 處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金
- 構成要件
- 為行銷目的而使用（最近修法可能將為行銷目的刪除）
- 基於行銷商品或服務
- 使用商標之行為
- 足以使相關消費者認識

商標權效力
---
### 商標權效力
- 公告日起生效十年。得申請延展，每次延展十年。（商標法§33）
- 延展應於屆滿六個月前申請並繳納延展費用，屆滿六個月後提出申請繳納兩倍延展費用，延展期間皆從屆滿日起算（商標法§34）
- 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意（商標法§35）

### 效力之例外（商標法§36）
1. 合理使用：
1. 以**符合商業交易習慣之誠實信用**方法，表示自己之姓名、名稱，或其**商品或服務本身之說明**
2. 以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的
- 描述性合理使用 Descriptive Fair Use：悅氏提倡「多喝水」有益身體健康
- 僅為說明」自己之商品或服務
- 指示性合理使用 Nominative Fair Use：專門修理「toyota」的某修車廠
- 使用他人商標為必要行為
- 符合商業交易習慣之誠實信用
- 主觀上無作為商標之意圖
- 客觀上相關消費者未認知作為商標使用
- 表示商品或服務說明或使用目的
- 以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地
- 利用他人商標指示該他人商品或服務，以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途
- 比較性廣告、維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容或提供商標權人商品的維修服務
- 非作為商標使用
- 僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use ），乃屬通常之使用
- 判斷
- 其平面圖像等版面之配置、 字體字型、字樣大小、顏色及設計
- 其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源
- 使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖
2. 功能性使用：為發揮商品或服務功能所必要
- 在規定功能性不得註冊前就註冊的商標
4. 善意先用：善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務
- 前手與繼受之後手，係連續而未中斷者，即由後手承受善意先使用商標之事實
- 應限縮於在系爭商標之註冊申請日前，已經實際善意先使用相同或近似商標的特定型號商品或特定品項
6. 權利耗盡：附有註冊商標之**商品**，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權

---
戲謔仿作
- 美國見解
- 無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖（清楚傳達「與原作沒有任何關係」）
- 使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異，表達出戲謔或詼諧的意涵或論點，並為消費者立可察覺為戲謔仿作
- 台灣見解
- 可察覺系爭商標戲謔或詼諧之意涵或論點
- 清楚傳達與原作無任何關係
- 不致使相關消費者產生混淆誤認之虞或減損著名商標識別性或信譽之虞
- 具有自由表達之公共利益
---

商標權耗盡
---
- 附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。（商標法36II）
- 所謂「耗盡」，意即消耗掉、消費或是用掉
- 商標權之耗盡並不表示商標權本身完全喪失，當商標權受侵害時，商標權人仍得主張其商標權
- 避免商標權干涉物品銷售轉讓
### 耗盡之例外
- 應使附有商標之商品在經商標權人或其同意之人在市場上交易流通後仍能維持其原來之狀態
- 與原商品間有實質差異
- 分裝成與原包裝不同之包裝
### 平行輸入
- 未經國內商標權利人同意，將一在外國由該商標權人或經其同意使用之人使用與國內相同商標之商品輸入
- 貿易法第17條第1款: 出進口人不得有下列行為：一、侵害我國或他國依法保護之智慧財產權
- 對於平行輸入的國內耗盡／國際耗盡WTO不管
- 品質保障功能：品質更差禁止，更好不管
- 是否原裝銷售？
- 實務見解（82台上5380）
- 在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標
- 准平行輸入/ 國內外商標權人非同一人
- 其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場

原本是領證前異議，後避免惡意拖延而廢止
## 商標撤銷與廢止
### 評定
- 註冊公告之日五年內
- 避免後天識別性產生
- 29條1項1款、30條1項9~15款
- 人民間權利衝突應五年內解決
- 65條3項
- 行政疏漏不嚴管
- 不受五年限制
- 公眾利益相關，家常可撤銷期間
### 商標廢止事由與效力
- 可依職權或據申請撤銷
- 因自行變換商標致使與他人近似構成混淆誤認
- 商標人明知或可得而知被授權人進行本行為而不為反對表示，亦同
- 因無正當事由或停止使用達三年
- 因知悉他人將申請廢止而於前三個月內開始使用，仍廢止其註冊
- 因未依43條附加適當區別標示
- 因商標成為通用名稱
- 商標都盡可能想要有名，但務必要避免成為通用名稱
- 因使公眾誤認性質品質或產地
- 適用廢止申請時法律
### 同一性
- 商標實際使用樣態與註冊樣態的差異
- 不失同一性由商標權人舉證
### 變更或加附記
- 將審定商標本體文字圖樣色彩變更或加添文字圖形
- 致使與他人使用近似或同一商標不問變換時主觀上有無影射意圖
- 原規定為撤銷，現改為廢止
### 正當事由不能使用
- 事實上障礙或不可歸責於己
- 海運斷絕、原料缺乏或天災導致廠房重大損害...
- 藥品上市審查
- 大陸地區產製酒類未開放
### 成為通用名稱
- 貓眼、保溫杯、拉鍊...
---
異議、評定與廢止
- 懶得抄
---
### 商標使用證據
- 廣告是使用不是維權使用
- 證據應有註冊商標、日及使用人標示
## 商標變更、更正、分割與移轉
- 變更：指定使用商品與服務只能縮小，增加項目應另申請新商標
- 更正：申請人姓名地址、用語等錯誤
- 分割：將商標權範圍變成兩個商標
- 移轉：不必登記即可生效
- 對抗要件
- 授權：對抗要件
- 部分國家不管授權，且其移轉將為生效要件
- 先生效之非專屬授權不受後生效之專屬授權影響
- 「獨家授權」是一種非專屬授權（授權人仍能使用
- 若有其他人因其他原因侵權不適用對抗要件
- 對抗要件主要處理一物二賣問題
## 商標侵權
* 商標法
* 刑事
* 民事
* 邊境措施
* 公平交易法
* 民法
- - -
香奈兒檳榔攤
* 不致混淆誤認，不適用刑則
* 刑法謙抑
* 仿冒品混淆誤認以刑事認定
* 初始興趣混淆不適用68條？
* 幸福空間
* 不同譯名的適用空間
* 財團法人台灣網域資料中心網域名稱爭議處理辦法
* 由專家小組進行移轉決定
* 不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟
* 使用商標法70條或公平交易法

## 商標權侵害之救濟
* 有侵害得請求除去；有侵害之虞得請求防止
* 因故意或過失
* 知有損害及賠償義務人時起二年；自有侵權行為時起十年
* 有侵害之虞：就現在既存之危險狀況加以判斷，商標專用權有被侵害之可能，有事先加以防範之必要
* 差額說商標權人不愛用
* 合理授權金少用
* 登報道歉的重點應該在真假差異而非道德道歉