Arthrex Inc vs. Smith & Nephew Inc., Arthrocare Corp., (Decided 2019.10.31)
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## Captions

- Appeal from the PTAB, No., IPR 201700275
- Appellant: Arthrex
- Appellees: Smith & Nephew Inc., Arthrocare Corp.,
- Intervenor: United States
- Judges: Moore, Reyna, and Chen

## Facts

Arthrex是一間私人公司，在骨科領域提供醫療器材以及醫療訓練的公司，在關節鏡的相關技術開發為其強項。Smith & Nephew Inc 是一間總部在英國的跨國公司，在紐約以及倫敦上市，提供各式醫療產品，也包含骨科或關節手術的產品領域。

Arthrex 擁有 US 9179907 號專利，是關於一種knotless suture securing assembly，被上訴人提出IPR無效此件專利。專利行政法官(APJs)宣告907號專利有多個專利範圍無新穎性而無效

值得注意的是，在IPR程序中，訴願人(petitioner)發動IPR後，美國專利與商標局的局長(Director)會決定IPR是否成立(institute)，成立的話才會進行IPR的專利無效審理。又，根據[37 C.F.R.§ 42.4(a)](https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/42.4)，局長把IPR是否成立的權利委派(delegate)給專利上訴委員會(PTAB)。其中，USPTO的局長是總統任命並經由國會同意，PTAB成員則包含Deputy Director以及Commissoners，兩者為美國商務部所任命，其中前者為局長所提名。PTAB成員還包含行政法官(APJs, Administrative Patent Judges)，為美國商務部諮詢局長後指派。([35 U.S.C. 6](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/6))

## Rationale

### Waiver

1. 被上訴人和USPTO爭論Arthtrex放棄挑戰Appiontments Clause (任命條款，U.S. Const., art. II,§2, cl. 2)的權利，因為Arthrex沒有在PTAB提出這個issue。
2. CAFC認為：被上訴人之論點是一般性規則，CAFC本身對於甚麼時候要偏離此一般性規則有裁量權! 此外，最高法院在Fretyag以及Glidden案中，即使在下級法院沒有針對Appiontments Clause提出挑戰，仍然可以在上訴審挑戰此規定。
3. 在Fretag案中，雖然在下級審判的階段沒有提出挑戰，最高法院仍行使裁量權來審理Appointment Clause。最高法院解釋，Appointments Clause在權力分立上扮演重要角色。也因為他的重要性，即使下級法院沒提出此爭點，上級法院仍可行使裁量權例外審理這個爭點。在IPR程序中，此爭議對人民財產與國家經濟有重大影響，因此即時解決此爭議有助於減少IPR程序中的不確定性

### Appointments Clause (任命條款)

1. Arthrex認為APJs應為主要官員(Principal officiers)，其應經由總統任命並經由國會同意。美國憲法第二條第二項第二款的任命條款提供如下：

*[The President]...should nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consults, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments*

本案爭點在於：APJs是否為 "Officers of the United States", 如果是的話，APJs為 "Inferior officers" 或 "Principal officiers"?

而本案中法院認為APJs為Principal officiers，原因如下。

2.Officers vs. Employees

"Officers of the United States"為根據法律行使重大權力的人。人民並沒有選出officiers of the United States，因此需要仰賴Appointments Clauses來將行使重大權力officers與公眾利益連結在一起。本案中APJs在IPR行使的權力實屬重大，被上訴人對此並無爭執，因此本案的APJ為officiers of the United States並無爭議。

PS, 這個判決引述了一個法學教授的文章：John F. Duffy, Are Administrative Patent Judges Constitutional? 裡面有提到，BPAI (PTAB前身)的APJs可以舉行審理、採證、rule on admissibility、compel compliance with discovery orders，這些行為都不是簡單的功能，且APJs可對專利權可做出最終是否有效的決定，屬於重大權力。

而在本案中，APJs在IPR程序中行使重大的裁量權，例如根據[37 C.F.R.§ 42.51](https://www.law.cornell.edu/cfr/text/37/42.51)監督證據開示的程序，並聽取口審。在專利准駁的最終決定中，包含事實發現以及法律意見。PTAB的最終決定只有在CAFC或rehearing程序中才可能被推翻，因此PTAB的APJs就和Fretag案中STJs(特別審判法官，Special Trial Judges)一樣，都是屬於officiers of the United States。

3. Principal vs. Inferior officers

最高法院曾解釋判斷一個職位是不是inferior在於他是不是有個superior，而inferior officiers係受總統提名以及國會同意的官員所監督指導。最高院在Edmond v. United States案中，給出以下判斷因子：

*(1) whether an appointed official has the power to review and reverse the officier's decision*
*(2) the level of supervison and oversight an appointed offcial has over the officers*
*(3) the appointed official's power to remove the officiers*

上述三個因子在判斷是否有指導監督的成分扮演重要角色，相較於形式上的階級關係，擁有實質指導監督的關係更可體現於憲法中可歸責性的架構。

在第一個因子中，不管是USPTO的局長或美國商業部，對於APJs都沒有實質監督與指導狀況存在，局長沒有辦法獨立的回絕PTAB的決定。就算USPTO局長成為PTAB合議庭之一員，局長和其他兩名法官須共同決定專利是否准駁，而非監督或指導其他法官。APJs的決定基本上是專利是否准駁的最終決定，並未被任何principal officer審視，因此在此因子下APJs為principal official。

在第二個因子中，Arthrex爭論局長監督PTAB能力很低，本院不同意，理由是局長監管整個專利與商標局的政策與制度，且可頒布法令管制IPR的程序，且可公布那些案子作為PTAB判例，後續PTAB的案子必須根據該些判例做出最終決定，此外局長可指定某個案子中APJ的法官，對於APJ的薪水也有決定權。因此在這個因子中，APJ為inferior officers。

在第三個因子中，被上訴方爭論Director可以移除APJ，因為局長有權決定PTAB合議庭的成員。[35 U.S.C. 6( c)](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/6)給予局長指派APJs法官的權利，但並沒有明文給予移除APJs的權利。CAFC認為，雖然法條沒有明文給予移除的權利，但移除的權利確實可能隨著這一條而被推定給予，不過CAFC認為本案不需去決定35 U.S.C. 6(c )是否有給予局長移除APJ的權利。 35 U.S.C§ 3(c )規定聯邦雇員的任免應根據Title 5辦理，而[5 U.S.C§ 7513(a)](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/7513)規定 "only for such cause as will promote the efficiency of the service", 才可移除聯邦雇員，且5 U.S.C.§ 7513(b)規範了一定的程序來移除聯邦顧員，包含給予APJs請律師對抗移除程序。在本案中，APJs做出的可專利性決定是無法被director撤回的，且根據5 U.S.C.§ 7513(b)也必須在可促進程序進行的前提下才可移除APJ，而無法任意移除APJs。因此在這個因子上，APJ並非inferior offciers，而是principal officer。

除了以上三個因子外，APJs的前身，examiner-in-chief必須要經過總統提名(35 U.S.C. §3(1952))國會同意才能任命，以確保總統的責任。綜上，CAFC認為APJ是principal offcier，須經由總統任命。如果不是由總統任命，總統將無法監督執行法律之官員的忠誠度(faithfulness)，也就無法確保法律被忠實的執行。

綜上，由於目前APJs並非由總統所任命，因此目前PTAB違反憲法的任命條款。

### Severability

接著，CAFC開始考慮是否有補救措施(remedial approach)，根據United States v. Booker, 543 U.S. 220-59 (2005)案，Severing the statue is appropriate if the remainder of the statute is:
(1) constitutionally valid,
(2) capable of functioning independently, and
(3) cinsistent with Congress' basic objectives in enacting the statute

政府(我猜是USPTO)提供了以下解法：
1. 由於25 U.S.C. § 3( c)準用 title 5，需要在為了增進效率的目的才可以移除聯邦官員，政府建議CAFC可以闡釋Title 5中 "efficiency of the sevice"的意思，使得APJs可在符合憲法要求的情況下被移處。CAFC認為這是不可行的，無法將這句話闡述為at-will, without-cause removal。此外，Title 5適用於所有聯邦雇員，不能單獨為了APJs開一條不一樣的標準。

2. 解釋法條使得Director可以在final決定之前單方面的修改PTAB的決定，CAFC認為同樣不可行，因為35 U.S.C. 6(c )已明文規定只有PTAB能發出final、rehearing等職責。

3. 政府有建議把three-memeber clause分割開來，例如指派一個成員(可以是局長自己)來監督IPR的決定，這樣的做法確實可以解決憲法爭議，因為這個成員將可被任意移除，而原本PTAB的決定變成非最終決定，除非該成員同意，PTAB的決定也不是代表美國發出的決定，這樣可使得APJs變成inferior officers。但CAFC認為這樣做將大量的削弱專利權人在程序上的保護，而CAFC認為這不是立這個制度的目的。

4. 最後，政府建議分割35 U.S.C. 3(c )，CAFC認為這是最可行的方案，例如把 "Officers and"分割開來，亦或做出Removal restrication適用在APJs上不合憲的結論。CAFC同意切割此條的適用性，如果只是單純切割"Officers and"這段文字，可能會影響其他不是APJs的 "Officers"。

最後，CAFC認為Arthrex這個案子的APJs是違憲的，因此撤銷PTAB的決定並發回重審。政府爭論說Arthrex並沒有在第一時間(也就是PTAB)提出違憲的爭點，因此不該重審此案，但Arthrex認為在PTAB提出違憲的爭點無濟於事，因為PTAB無法給予任何救濟，因此上到CAFC才提出違憲爭點是最洽當的，CAFC同意Arthrex的看法。另外，其他PTAB的案件，如果已做出最終決定，且在上訴過程中有提出APJs不合憲的爭點者，其PTAB法官也需重新審理。

PS, 至於PTAB立案的決定(institution)並沒有違憲，因為立案的部分是局長(Director)授權的，只有在hearing以及final decision的部分是違憲。

## Holding

PTAB的法官違憲，需重新用合乎憲法的方式指派新的法官，本案發回重審。

## 後記

1. 目前這個案子申請CAFC en banc被駁回後，上訴到最高院，最高院是否要審理此案還未知。
2. 不是很了解CAFC 切割APJs的移除條款後，就說這樣APJ就合憲，那PTAB實務上要怎麼操作，怎麼任命新的APJs呢?